Intellectual Property in the United States: Myths and Realities (English version) Part 2/2

startup, startupdate, pitch, legal, vcThis article is the second part of Intellectual Property (IP) in the United States: Myths and Realities. In the first part Ian Bennett introduced us to the basics of the regulations of Intellectual Property in the United States and busted the first six myths. In this second part Ian will reinstate the remaining three myths of IP and provides some bonus insights as well…and the secret of eternal life, of course. – Peter Kadas

Myth Number Seven:  United States and European Intellectual Property cannot be enforced in China

Reality:  China has a robust system of intellectual property and a system to address infringement of foreign rights.  The real challenge for anyone attempting to establish or enforce IP in China is the crucial need for localized connections who can navigate the legal and business systems on your behalf, and then having the money to engage in such proceedings.

Myth Number Eight:  Having an NDA will provide adequate protection from intellectual property infringement.

Reality:  An NDA is a fantastic start to protecting your IP and generally providing yourself with a good basis for proceeding with product testing, marketing or solicitation of services, joint ventures or investments, but you should never assume that an NDA is the only thing you need to adequately protect your IP.  The reality from a business standpoint is that an NDA only provides you as much protection as the amount of damages you can legally extract from someone who violates it, and unfortunately, more often than not people who violate NDAs don’t always have that much to lose in recoverable damages.  For most startups, it is unlikely that you will ever encounter a situation in which a company will violate a provision of your NDA to the detriment of your intellectual property and that violator will have significant amounts of money for you to recover; the simple truth is that well established companies don’t run these sort of risks, especially when dealing with small players in the market.

The best approach to really safeguarding your intellectual property is to manage your relationships and disclosures carefully and rely on NDA as more of a deterrent.  Do your homework before you give out confidential information to anyone and then if you do, consider from the beginning what resources and information you will realistically need to monitor compliance with an NDA and to enforce it if need be.

Lastly, remember that an NDA can serve other very useful purposes in relation to intellectual property other than as a form of outright protection, for example if you carefully monitor your disclosure of pre-patented inventions and have an NDA signed by any party with whom you share such information, you can successfully avoid unintended publication and the accidental beginning of that critical 1-year time period which we discussed above.  Another example would be utilizing NDAs in regular fashion both internally and with outside parties involved in your business if you have any trade-secrets to protect, because absent such basic confidentiality assurance, your trade-secrets could be ruled by a court to be inadequately protected and thus not enforceable if improperly disclosed.

Myth Number Nine:  If you have intellectual property in Europe, your IP is applicable in the US.

Reality:  If you have intellectual property in Europe you do not necessarily have any of the same rights in the US and you cannot gain such rights by simply “transferring” your IP.  In almost all cases, intellectual property is jurisdiction specific, though in some cases such as patent registrations through the Patent Cooperation Treaty (PCT) or European Community trademark registrations, a single filing can be utilized to establish a very broad jurisdiction in which such rights may be applied, and multiple countries can be included.  However, for most European startups considering establishment in the US, it will be necessary to begin with new registrations that are specific to the United States.  In some cases, such as with international patents, having a registration in Europe can actually prohibit the opportunity for a congruent US filing if that filing is not undertaken within a certain period of time.  On the other hand, having such preexisting filings can also provide for expedited processing of US applications if certain mechanisms like ‘patent prosecution highways’ are available and are used in a timely fashion.  For such reasons, any business which is even remotely considering establishment in the US should consult with experienced intellectual property counsel as early as possible (insert second shameless plug).

Myth Number 10:  A startup must have intellectual property to be successful

Reality:  A startup does not necessarily need to have intellectual property to succeed.  What every startup can and should do is simply consider its potential for intellectual property or how its business may come into contact with the intellectual property of others, and such consideration should be done as early in the process of starting-up as is possible.  However, there are plenty of situations in which having IP may just not create enough justifiable value to pursue it.  For example, if you develop an application in a crowded market space such as social/business networking or item/service resale, your application may simply not be original or novel enough to support a software patent, and you may not even have adequate funds to pursue one or even need one in the first place.  Likewise, maybe the name of your products and/or business is relatively generic or maybe your business and products utilize potential trademarks and/or code materials which are substantially in the public domain or subject to strict licensing requirements upon the basis of open-source platforms.  In all such cases, you still may be able to get intellectual property, but the extent of its enforceability or actual value may be so limited that expending any significant money to obtain it just isn’t worth it.

Now this said; the decision to not pursue intellectual property in any regard should never be made upon an assumption or without careful consideration.  At the end of the day it is just about knowing what your options are and knowing them as quickly as possible so you can make intelligent decisions.  You may not need IP to protect your business adequately or to increase its value in any significant way, but you damn well better be aware if your business may come into conflict with the IP of others and you damn well better be able to explain any lack of intellectual property to any potential investor or strategic partner in an articulate and confident fashion.

 Epilogue

So, for those of you who read this whole thing and have not poked out your own eyes…congratulations on your fortitude!  To the ones without eyes, I am sorry, but I believe Peter offers a comprehensive holistic recovery program…you’ll have to check with him.  To the survivors, here is a short list of bonus myths and realities to keep in mind!

M:  Copyrights and copyright assignments last forever.

R:  Nope, copyrights last in most cases for the life of the author plus 70 years and copyright assignments may be revoked under US law by statute after a certain number of years.  Entities and anonymous authors have slightly different rules.

M:  Patents and other forms of IP inhibit innovation.

R:  No, they don’t really; it’s just that some people use them like assholes.

M:  Google or Apple is going to piss on your IP if you even come close to their business spaces.

R:  Most of you will probably never be important enough to get their attention in a negative or competitive fashion unless you do something to infringe their own IP or significantly detract from their business interests…in which case, yes they can afford to piss on your IP, or buy you out, or do both in no particular order.

M:  Watching out for your intellectual property is like watching out for your children.

R:  You only have to be responsible for your kids for 18 years…patent monopolies last for 20.

For those who reached that far, take my appreciation, since this is not just the usual easy language. If you’re thinking on dealing with patents, I highly recommend  the San Francisco law firm Bounkova&Bennett founded by Ian and his Partner, Boyana Bounkova, because – as maybe it became clear from this article – they’re highly professional and working with flat rates. – Peter Kadas


Mítoszok és Valóság: Amerikai Szellemi Tulajdon 2/2

startup, startupdate, pitching, vc, legal

A szellemi tulajdon amerikai aspektusairól írt cikk második része következik: Az első részben Ian Bennett bevezetett minket az amerikai szellemi tulajdon jogi szabályozásának alapjaiba és helyretett 6 mítoszt. A második részben Ian leszámol a szellemi tulajdonnal kapcsolatos maradék három mítosszal és ad néhány bónusz információt is … és persze az örök élet titkát is feltárja előttünk. – Kádas Péter

Hetedik mítosz: Az amerikai és az európai szellemi termék nem érvényesíthető Kínában.

A valóság: Kínának masszív szellemi terméket szabályozó rendszere van, és külön létezik egy rendszer a külföldi jogok megsértésének kezelésére. Az igazi kihívás, amellyel az ember szembetalálja magát egy Kínai IP-bevezetés, vagy annak érvényesítése közben, hogy nagy szükség van helyi kapcsolatokra, akik segítenek helyette eligazodni a jogrendben és az üzleti világban, no és persze nem kevés zseton is kell az efféle eljárások lebonyolításához.

Nyolcadik mítosz: Egy NDA megfelelő védelmet nyújt a szellemi tulajdon megsértése ellen.

A valóság: Egy NDA fantasztikus alapot jelent szellemi tulajdonod védelméhez és általában a termék kipróbálása, marketingje, a szolgáltatások nyújtása, közös vállalatok alapítása, és befektetések megvalósítása esetén, de soha ne feltételezd,  hogy egy NDA az egyetlen dolog, amire szellemi terméked megfelelő védelmében szükséged lehet. Üzleti szempontból az a helyzet, hogy egy NDA csak akkora védelmet nyújt neked, amekkora összeget kártérítés formájában törvényesen ki tudsz szedni abból, aki megszegi. Sajnos azonban azoknak, akik az NDA-t megszegik, ritkán van annyi elveszíthető pénzük, hogy érdemi kártérítést tudjanak fizetni. A legtöbb startup valószínűleg sosem kerül olyan helyzetbe, hogy egy vállalat megszegi az NDA rendelkezéseit szellemi tulajdona sérelmére és a törvénysértőnek lesz elegendő pénze a kártérítésre. A igazság az, hogy megfelelően működő cégek nem vállalnak ilyen kockázatokat, főleg nem, ha kis piaci szereplőkkel van dolguk.

Szellemi tulajdonod védelmének legjobb módja kapcsolataid és titkaid gondos kezelése, az NDA-t pedig tekintsd inkább az elrettentés eszközének. Végezz egy kis háttérkutatást, mielőtt bizalmas információkat adsz át bárkinek és fontold meg alaposan, milyen forrásokra és információkra lesz valójában szükséged egy NDA betartásának ellenőrzéséhez, illetve szükség esetén érvényesítéséhez.

Végül azt se felejtsd el, hogy egy NDA a védelem mellett más nagyon hasznos célokat is szolgálhat a szellemi tulajdon vonatkozásában. Például ha gondosan figyelemmel kíséred előzetesen szabadalmaztatott találmányaid nyilvánosságra kerülését, és van egy NDA-d, amelyet valamelyik fél aláírt, akivel ezeket az információkat megosztod, sikeresen elkerülhető a nem kívánatos nyilvánosságra kerülés és a fentebb vizsgált kritikus egyéves időszak véletlen megkezdése. Egy másik példa lehetne az NDA-k rendszeres használata belső és külső partnerekkel, akik szerepet játszanak a vállalkozásodban, ha van védeni való üzleti titkod, mert egy ilyen alapvető titoktartási biztosíték hiányában a bíróság az üzleti titkaidat nem ítélheti megfelelően védettnek és nem tekinti érvényesíthetőnek ha jogtalanul kerülnek felfedésre.

Kilencedik mítosz: Ha szellemi tulajdonnal rendelkezem Európában, az IP-m az Egyesült Államokban is alkalmazható.

A valóság: ha van egy szellemi tulajdonod, nem szükségszerűen rendelkezel ugyanazokkal a jogokkal az Egyesült Államokban és nem is szerezheted meg ezeket egyszerű IP-transzferrel. Az IP szinte minden esetben jogalkotás-specifikus, bár bizonyos esetekben, pl. szabadalom bejegyzésekor a  Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty – PCT) útján, vagy az Európai Közösség védjegy-regisztrációján keresztül egyetlen beadvány alkalmazható nagyon átfogó védelem megszerzésére, amelyben ilyen jogok alkalmazhatók és amely több országra is kiterjeszthető. A legtöbb európai startupnak azonban, amelyek amerikai bevezetést fontolgatnak, újabb, kimondottan az Egyesült Államokra vonatkozó regisztrációval kell kezdeni. Bizonyos esetekben, pl. a nemzetközi szabadalmaknál, egy európai regisztráció megakadályozhatja egy ezzel azonos amerikai bejegyzés lehetőségét, ha az nem történik meg egy adott időszakon belül. Másfelől, egy ilyen – már meglevő – bejegyzés biztosíthatja az amerikai kérelmek gyorsított feldolgozását ha bizonyos mechanizmusok, pl. a „patent prosecution highways” (PPH), rendelkezésre állnak és időben alkalmazzák őket. Ezért minden vállalkozásnak, amely akár csak elképzelés szinten is mérlegeli a bevezetést az Államokban, célszerű a lehető leghamarabb konzultálnia egy tapasztalt IP szakértővel (Ez itt a második szemérmetlen önreklám helye.)

Tizedik mítosz: Egy startup sikeréhez elengedhetetlen a szellemi tulajdon.

A valóság: egy startup vállalkozásban nem feltétlenül van szükség szellemi tulajdonra ahhoz, hogy sikeres legyen. Viszont minden startupnak meg lehet sőt meg is kell vizsgálnia szellemi tulajdon potenciálját, illetve azt, hogy hogyan kerülhet a üzleti tevékenysége kapcsolatba mások szellemi tulajdonával és ezt a vizsgálatot mielőbb el kell végezni az alapítás során. Rengeteg olyan helyzet van, amikor egy szellemi tulajdon nem ad elég okot arra, hogy törekedj a megszerzésére. Ha például kifejlesztesz egy alkalmazást egy olyan zsúfolt piacon, mint a social/business networking, vagy a termék/szolgáltatás kiskereskedelem, lehet, hogy a te alkalmazásod nem eléggé eredeti, vagy újszerű egy szoftver szabadalomhoz, még elegendő pénzed sem biztos hogy lesz rá, sőt szükséged sem. Ugyanígy előfordulhat, hogy a terméked és/vagy a céged neve viszonylag sablonos, esetleg a vállalkozásod és termékeid potenciális védjegyeket használnak és/vagy olyan forráskód-részleteket, amelyek alaposan átmentek a public domain-be, vagy szigorú engedélyeztetési követelményeknek kell megfelelniük a nyílt forráskódú platformok alapján. Megkaphatjuk ugyan a szellemi tulajdont minden ilyen esetben is, de az érvényesíthetőség mértéke, vagy valódi értéke annyira korlátozott lehet, hogy egyszerűen nem érdemes komolyabb pénzeket ölni az ilyen szabadalmak megszerzésébe.

Mindezek után leszögezhetjük, hogy a döntést a szellemi termékre törekvésről semmilyen vonatkozásban sem szabad feltételezésekre alapozni, mindenképp alapos mérlegelésre van szükség. Végül is ez csak arról szól, hogy ismerd meg a lehetőségeidet, mégpedig amint lehet, hogy intelligens döntést hozhass. Nem biztos, hogy szükséged van IP-re a vállalkozás megfelelő védelmére, vagy értékének jelentős növelésére, de amennyiben rendelkezel IP-val, tutira jobban képben leszel ha céged konfliktusba kerül mások szabadalmával, és tuti frankóbban meg tudod indokolni a szellemi tulajdon hiányát akármilyen potenciális befektetőnek vagy stratégiai partnernek artikulált és magabiztos módon.

Epilógus

Mindazoknak, akik az egész írást végigolvasták és nem folyt ki a szemük … gratulálok a kitartásukhoz. Azoknak, akik “szemtelen”-ek lettek sajnálatomat fejezném ki, de úgy tudom Péter egy átfogóan holisztikus rehabilitációs programot kínál … csak egyeztessenek vele. (így van, csak nagyon drága a dolog : ))) – Kádas Péter) A túlélők számára mellékelek egy rövid bónuszlistát a szem előtt tartandó mítoszokról és a valóságról.

Mítosz: A copyrightok és a copryright megbízások örökre szólnak.

Valóság: Nem, a copyrightok a legtöbb esetben a szerző élete végéig plusz 70 évig érvényesek, a copryright megbízások viszont az USA törvényei alapján bizonyos idő elteltével egy rendelettel visszavonhatók. Az entitásokra és az anoním szerzőkre némileg más szabályok vonatkoznak.

Mítosz: A szabadalmak és az IP egyéb formái gátolják az innovációt.

Valóság: Nem igazán, csak hát vannak seggfejek, akik ezeket úgy alkalmazzák.

Mítosz: A Google, vagy az Apple leszarja az IP-met, ha az ő üzleti érdekeiket veszélyeztetem.

Valóság: Legtöbbünk sohasem lesz elég jelentős ahhoz, hogy negatív aspektusban, vagy konkurensként a látókörükbe kerüljön, ha nem teszünk valamit, amivel megsértjük az IP-jüket, vagy jelentősen sértjük üzleti érdekeiket … ilyen esetben persze megengedhetik maguknak, hogy fütyüljenek az IP-nkre, kivásároljanak bennünket, esetleg mindkét megoldást alkalmazzák, tetszőleges sorrendben.

Mítosz: Szellemi termékemre ugyanúgy kell vigyázni, mint az édes gyermekemre.

Valóság: A gyerekekért csak 18 évig tartozol felelősséggel, a szabadalmi monopóliumok viszont 20 évre szólnak…

Aki ideáig eljutott, annak elismerésem, mert ez nem a szokásos könnyed szöveg. Amennyiben amerikai szabadalomban gondolkodtok, több általam ismert ügyvédi iroda közül is kifejezetten melegen ajánlom a Ian és partnere, Boyana Bounkova által alapított San Francisco-i Bounkova&Bennett ügyvédi irodát, mert – ahogy talán a  cikkből már számotokra is kiderült – vérprofik, ráadásul számunkra is megfizethető árképzéssel dolgoznak. A második rész angol eredetijét itt olvashatjátok. – Kádas Péter